Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Все, что нужно знать про договор об отчуждении исключительных прав». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В рамках распоряжения исключительными правами на средства индивидуализации чаще всего передают права на товарный знак (ТЗ). Для текста соглашения о передаче исключительного права на ТЗ есть также свои нюансы, которые оговариваются в ст. 1488 ГК РФ.
Понятие договора об отчуждении исключительных прав
Гражданское законодательство дает определение рассматриваемого договора путем перечисления его основных признаков в статье 1234 ГК РФ.
- По данному соглашению передаются исключительные правомочия на результаты интеллектуального труда/деятельности (сокращенно — РИД) и средства индивидуализации (сокращенно — СИ) предпринимателей.
- Права может передать только их правообладатель.
- Исключительные права передаются в полном объеме и навсегда. Другими словами, после заключения сделки приобретатель становится новым обладателем исключительных правомочий на интеллектуальную собственность и может распоряжаться ими так, как посчитает нужным.
Последний признак отличает рассматриваемую правовую конструкцию от лицензионного договора, который подразумевает частичную передачу прав на объекты интеллектуальной собственности. В лицензионном договоре оговаривается, в каких пределах приобретателю (лицензиату) можно использовать результаты интеллектуального труда или средства индивидуализации. Ограничения могут касаться не только объема правомочий, но и географии, периода использования исключительного права и др.
Важно!
Если в тексте договора об отчуждении ИП будут прописаны какие-то ограничения на использование передаваемых прав, соглашение рискует быть переквалифицированным в лицензионный договор. При рассмотрении спора суд будет руководствоваться теми нормами гражданского законодательства, которые соответствуют фактическим отношениям между сторонами.
Особенности передачи авторских прав
Согласно статье 223 Гражданского кодекса РФ право собственности у приобретателя вещи по договору появляется с момента ее передачи новому собственнику. Аналогичную ситуацию мы можем видеть на аукционах, когда автор (или правообладатель) дает согласие на продажу своего творчества, а другое лицо получает возможность легально приобрести произведение искусства.
Но покупка любого авторского произведения на материальном или цифровом носителе не лишает автора исключительных прав на него. Для того, чтобы можно было законно использовать произведение и распространять его, например, печатать иллюстрацию дизайнера на упаковке, должны быть переданы именно исключительные права.
Очень часто можно наблюдать такую ошибку – произведение другого автора без его разрешения используется в качестве основы для создания собственного творческого решения. Например, художник рисует иллюстрацию по чужой фотографии. Это также является нарушением авторских прав, так как по статье 1260 ГК РФ производные произведения должны разрабатываться с соблюдением прав авторов исходных объектов.
Основные условия авторского договора
Необходимо учитывать, что по статье 310 Гражданского кодекса РФ одностороннее расторжение договоров в произвольном порядке не допускается. Но условия такого расторжения могут быть прописаны в самом соглашении.
Для предоставления гарантий соблюдения прав обеих сторон авторский договор должен быть максимально детализированным. В нем нужно указать:
- Предмет договора, по возможности его основные характеристики, например, для литературного произведения – его жанр, объем и структуру текста, сюжет. К договору можно приложить техническое задание, конкретизирующее требования заказчика.
- Срок исполнения заказа, без указания которого договор считается недействительным. Договор авторского заказа, в отличие от трудового договора, имеет разовый характер. Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке, если автор не выполнил заказ в установленный период + ¼ общего срока (так называемый льготный период по ст. 1289 ГК РФ).
- Количество допустимых доработок и порядок их оплаты. Так как оценка авторского произведения носит чисто субъективный характер, такое условие договора позволит обезопасить автора от бесконечного количества необоснованных доработок.
- Размер авторского вознаграждения и порядок его выплаты. Договор авторского заказа может быть возмездным или безвозмездным, когда создание произведения происходит без оплаты автору. Но в последнем случае такое условие должно быть прямо указано в тексте договора, так как по умолчанию такое соглашение считается возмездным.
- Конкретные способы использования произведения заказчиком после исполнения договора, например: тиражирование иллюстрации или книги, опубликование в сети Интернет. Если в договоре не указан один из способов использования, то считается, что автор не дал разрешения.
Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна
Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.
Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- исполнения;
- фонограммы;
- сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- секреты производства (ноу-хау);
- фирменные наименования;
- товарные знаки и знаки обслуживания;
- наименования мест происхождения товаров;
- коммерческие обозначения;
Гражданское законодательство не очень подробно регулирует сам процесс отчуждения и приёма исключительных прав, не содержит в себе указания на конкретную сторону, в чьи обязанности войдёт составление акта приёма-передачи. Этот момент решается контрагентами в индивидуальном порядке. На практике в большинстве случаев официальную бумагу пишет именно правообладатель, выступая в качестве передающей стороны. Следует отметить, что работа с интеллектуальной собственностью требует от лица должной подготовки, познаний в гражданском праве и конкретно в сфере авторских прав. В данном случае будет крайне легко допустить ошибку и получить по итогу неожиданный результат.
Необходимо учесть, что не всегда документ пишет и заверяет автографом одно и то же лицо. Для подписания потребуются специальные полномочия, подтверждаемые соответствующей бумагой. Речь может идти об уставе общества, оформленной от имени руководителя организации доверенности или о паспорте гражданина для физического лица.
Четвертое. Некоторую информацию вы не захотите обнародовать. Например, новый код, рецепт блюда, схему тренировки или даже график работы персонала. Если вы считаете это изобретение ценным и подлежащим защите, убедитесь, что вы подписываете соглашение о неразглашении с каждым, кого допускаете в свой узкий круг. Это знаменитый договор NDA или дословно «соглашение о нераскрытии».
Вы можете подписать его с сотрудниками, даже с партнерами. Однако, если вы ищете инвестора, ведете переговоры с фондами и акселераторами — рекомендуем вам не направлять NDA перед первой встречей.
Эту ошибку допускают многие стартапы и потом долго не могут понять, почему им все отказывают. Никто не хочет связывать себя лишними обязательствами преждевременно.
Кому его выгодно заключать
В случае если требует разовое использование права и ограниченная область применения, выгодно оформлять правоотношения через сублицензирование. Это уменьшает количество обязанностей и размер вносимой платы. Потребность заключить сублицензионный договор на передачу неисключительных прав ставится в зависимость от цели использования. На основании этого выделим следующие виды сделок:
Учитывая эти виды, рассмотрим необходимость заключения соглашения в сфере программного обеспечения. Например, сублицензионный договор на программное обеспечение — это соглашение, по которому лицензиат передает сублицензиату права на использование ПО в пределах первоначальных условий. Необходимость такого оформления вызывается большим функционалом программы и сферами ее применения. Для использования в отдельной области на краткосрочное время выгодно получать права на основе сублицензирования.
Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности
Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.
Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.
Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.
Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.
Как происходит передача прав на ИС
Независимо от того, какой вариант передачи прав на объекты интеллектуальной собственности вы выберете, сама передача объекта происходит в несколько этапов. Игнорирования хотя бы одного из них может привести к негативным последствиям и финансовым потерям – например, признание договора не действительным либо приобретение объекта у неправомочного лица.
Алгоритм передачи прав:
- Проверка прав продавца на распоряжение объектом. Еще до заключения договора целесообразно выяснить, кому на самом деле принадлежат исключительные права. В отношении ряда объектов, требуется обязательная регистрация. Такие варианты проще всего проверить, так как необходимые сведения можно получить из соответствующих реестров. Право собственности на объект также подтверждается свидетельством или патентом. Вы так же сможете узнать из реестра передавались ли данные права прежде, кому и на каких условиях. Сложнее, если объект не внесен в реестр или создавался по заказу специально для вас. В таком случае, необходимо самостоятельно провести проверку, запросить исходники, проверить уникальность и т.д. Юристы по ИС знают механизмы и способы проверки объектов на чистоту.
- Согласование условий и составление договора. Несмотря на то, что в интернете можно скачать бланк практически любого договора, его оформление лучше поручить грамотному юристу. Передача различных объектов имеет ряд особенностей. Например, запрещено дарение объектов ИС в пользу юридического лица, а также отчуждение фирменного наименования. Юрист поможет правильно составить текст договора, а также учесть все существенные условия и изложить их в выгодном для вас формате. Типовой договор — это формальная бумага, которая в случае конфликта скорее всего не сможет защитить ваши интересы.
Особое внимание требуется уделить объему передаваемых прав. Если вы хотите быть единоличным правообладателем, то следует избегать неисключительных лицензий.
Еще один момент, который предприниматели зачастую упускают из вида – это детальная конкретизация объекта. Необходимо указать как можно больше индивидуализированных признаков, которые отличают объект ИС от аналогичных. - Оценка стоимости объекта. Заниженная или завышенная стоимость объекта приводит к некорректному отображению объекта на учете, претензиям налоговых органов, а также негативно сказывается на финансовом планировании и анализе результатов деятельности компании. Желательно перед заключением договора провести оценку нематериального актива. Наша компания оказывает не только юридические услуги. Наряду с этим направлением деятельности, мы так же проводим оценку любых видов имущества. Эксперты — оценщики имеют необходимую квалификацию, подтвержденную сертификатами, и все необходимые допуски и разрешения для оценки объектов ИС.
- Регистрация договора или объекта в ФИПС. Регистрация договора обязательна, если объект уже внесен в реестр и на него получены свидетельство или патент. Без регистрации право собственности не перейдет к покупателю, что чревато возможность потерять деньги и невозможностью использовать ИС. Поэтому провести регистрацию желательно до оплаты суммы договора. То же самое касается случаев, когда право ранее не было зарегистрировано. Тогда следует провести регистрацию на себя на основании договора, чтобы исключить отказ в регистрации по различным причинам (например, плагиат и т.д.).
- Оплата по договору и оформление акта-приема передачи. В акте приема-передачи следует указать все объект и объем прав, а также те материальные носители на которых передается объект.
Документы, необходимые для регистрации договора отчуждения
Для регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак требуется представить в Роспатент следующие документы:
- заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак
- в случае подачи заявления одной из сторон договора, к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов:
— подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом
— удостоверенная нотариусом выписка из договора - договор
- квитанция об уплате государственной пошлины
- доверенность, если заявитель действует через представителя
Размер пошлины составляет: 13 500 рублей (9 450 рублей, с учетом скидки 30%) за один товарный знак + 11 500 рублей (8 050 рублей, с учетом скидки 30%)за каждый товарный знак свыше одного, включенный в договор (подпункт 3.12 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах).
Роспатент проверяет договор на соответствие требованиям законодательства и при отсутствии замечаний вносит в сведения о правообладателе изменения.
Внимание. Передавая право на использование товарного обозначения существует риск выхода из-под контроля деятельности лица, запросившего согласие.
Например, использование товарного знака в ситуациях, когда требуется заключение полноценного лицензионного договора с регистрацией в Роспатенте. Это может быть маркировка выпускаемой им продукции и ведение собственной ценовой политики.
Всё это может нанести существенный урон имиджу компании правообладателя исключительных прав на товарный знак. К тому же в законе нет понятия «письмо-согласие», что может понести за собой гражданско-правовые и налоговые риски.
Использовать чужой товарный знак при краткострочном сотрудничестве возможно при получении разрешения от правообладателя посредством составления письма-согласия. Запрос на его получение направляется на имя и в адрес правообладателя. Но более надёжным регулятором таких правоотношений выступает лицензионный договор.
Необходимо помнить, что за использование чужого обозначения без согласия предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Договор коммерческой концессии
Коммерческая концессия (или франчайзинг) служит для расширения бизнеса и подразумевает передачу исключительных прав на комплекс РИД: в обязательном порядке – товарного знака и знака обслуживания, дополнительно – секретов производства, коммерческих обозначений и других объектов интеллектуальных прав (ст. 1027 ГК РФ). Правопреемник, в рамках договора коммерческой концессии, использует атрибутику деятельности правообладателя. Это является взаимовыгодным бизнесом, позволяющим извлечь дополнительную прибыль для обеих сторон.
Особенностями договора концессии являются:
- основные требования – такие же, как для лицензионного договора
- в соглашении должен быть очерчен объем использования исключительных прав (производство и продажа товаров, оказание услуг), территория, на которой разрешена такая деятельность и срок предоставления концессии
- в качестве сторон договора могут выступать юридические лица и ИП, поэтому такие правоотношения также осуществляются на возмездной основе
- коммерческая концессия (ст. 1027 ГК РФ) автоматически влечет за собой распоряжение коммерческими обозначениями предприятия
- помимо вышеперечисленных обязательств, правообладатель может оказывать содействие в виде консультаций и технической помощи (например, поставка и наладка оборудования), контролировать качество изготовления товаров, повышать квалификацию работников; все эти моменты должны быть указаны в договоре
- договор концессии заключается в письменной форме и подлежит обязательной государственной регистрации.
Передача исключительного права осуществляется, как правило, по лицензионному договору.
Такой подход использован и в Гражданском кодексе Российской Федерации, что соответствует подходу большинства стран мира к передаче исключительного права.
Лицензионный договор — это заключенное в письменном виде соглашение между правообладателем и правопреемником об условиях передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности и возмездной основе.
Лицензионный договор иногда называют лицензионным соглашением или лицензией.
Стороны лицензионного договора имеют особые наименования.
Лицензиар — это правообладатель, передавший исключительное право на объект интеллектуальной собственности иному лицу на основе ли цензионного договора.
Лицензиат — это лицо, приобретшее у правообладателя исключите^, ное право на объект интеллектуальной собственности на основе лицеи зионного договора.
Существует много видов лицензионных договоров (лицензий).
Кратко рассмотрим те из них, что используются при передаче исключительного права интеллектуальной собственности.
Исключительная лицензия — это передача исключительного права или его части по лицензионному договору только одному лицу без сохранении переданного права за первичным правообладателем.
Исключительная лицензия называется полной лицензией, если передается все исключительное право иному лицу.
Большинство покупателей предпочитают приобретение исключительной лицензии, поскольку они становятся единственными владельцами переданного исключительном» права на некоторый объект интеллектуальной собственности.
Покупатель такой лицензии становится монополистом на использование, производство и продажу товаров, в которых воплощен соответствующий объект интеллектуальной собственности.
Другими словами, система интеллектуальной собственности гарантирует правовую монополию производителей товаров, в которых воплощены объекты интеллектуальной собственности.
Из-за низкой экономической эффективности монопольного производства и подавления конкуренции во многих странах действует антимонопольное законодательство для ограничения монополизма производителей и сговоров между ними (картелей, синдикатов и проч.).
Монопольное положение производителей обеспечивается не только Исключительными лицензиями как таковыми.
Очень часто объекты интеллектуальной собственности создаются как служебные, и исключительное право на них по закону принадлежит работодателю или иному лицу, Финансировавшему разработку и создание объекта интеллектуальной собственности.
Аналогичное положение существует и тогда, когда производитель самостоятельно разрабатывает те или иные объекты.
И в таком случае производитель является первичным правообладателем объектов интеллектуальной собственности.
Исключительные лицензии обычно продаются учебными, исследовательскими организациями, финансируемыми из бюджета, если в законодательстве нет ограничений по такому использованию средств госбюджета.
Индивидуальные разработчики имеют право на продажу исключительных лицензий, однако уровень таких разработок становится неконкурентным в высокотехнологичных областях, поскольку никакое физическое лицо не в состоянии создать значимое техническое решение без фундаментальных знаний и современной исследовательской и лабораторной базы.
Важность исключительных лицензий не следует переоценивать, поскольку никакой разработчик никогда не предоставит кому-либо исключительную лицензию, если он намерен сам выпускать соответствующую продукцию.
Новые разработки ведутся для производства новых товаров, что и позволяет производителю сохранять и расширять свое монопольное положение, а не создавать условия для усиления конкуренции покупателя исключительной лицензии.
С этой точки зрения понятно, почему продаются исключительные лицензии на устаревшие технические решения, когда основной производитель выжал почти все из соответствующего технического решения.
Для покупателя лицензия может представлять несомненный экономический интерес, поскольку позволяет наладить производство относительно современной продукции без огромных затрат на фундаментальные и прикладные исследования.
Именно этот путь принес несомненный экономический успех странам Юго-Восточной Азии, особенно Японии и Южной Корее.
Эти страны широко используют зарубежные лицензируемые технические решения для создания и совершенствования собственного производства высокотехнологичной или наукоемкой продукции.
Единственная лицензия — это передача исключительного права или его части только одному лицу с сохранением переданного права за первичным правообладателем.
Это частный случай исключительной лицензии, при котором сохраняется переданное исключительное право за первичным правообладателем Достоинством такой лицензии является создание некоторых конкурентных условий производства товаров основным правообладателем и лицом, которому передано право на производство аналогичных товаров.
Такие лицензии редко встречаются на внутреннем рынке, но могут предоставляться производителям, ориентированным на иные рынки, когда конкуренция соответствующих товаров фактически исключена.
Этот вид лицензии, там же как и исключительная лицензия, не является широко распространенным.
Неисключительная лицензия — это передача исключительного права или его части нескольким лицам с сохранением переданного права за первичным правообладателем.
Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Ocновной правообладатель старается предоставлять лицензии для производи ства товаров на разных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции еш своими товарами.
Считается эффективным метод создания современный производств с минимальными затратами в сравнении с самостоятельное разработкой и производством товаров.
К сожалению, неисключительные лицензии недостаточно используются в странах с переходной экономикой, продолжающих следовать модели государственного регулирования сферы научных исследований и производства.
Ссылки на приоритетные направления научных исследования продолжаются в течение десятилетий, однако радикального изменение технологического уровня даже на этих направлениях не произошло и, нужно признать, едва ли произойдет.
Необходимо принятие радикальных моя с учетом зарубежного опыта совершенствования производства, особенно в некоторых странах Юго-Восточной Азии.
Сублицензии — лицензии, выдаваемые лицензиатом иным лицам, есди это разрешено условиями лицензионного соглашения с лицензиаром.
Договор уступки исключительного права.
По договору уступки исключительного права (ст. 984-1 ГК РБ) правообладатель передает принадлежащее ей исключительное право на программное обеспечение в полном объеме другой стороне. По договору уступки начальный правообладатель теряет все свои права на программное обеспечение, отчуждая их в полном объеме новому правообладателю.
Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме. Следовательно, нотариальное удостоверение либо же государственная регистрация данного договора обязательной не будет являться. Договор уступки исключительного права может быть возмездным либо безвозмездным (по соглашению сторон). Между тем, стоит помнить, что безвозмездные сделки между коммерческими организациями незаконны по общему правилу.
Данный договор будет интересен правообладателям, собирающимся «продать» программное обеспечение конкретному лицу. С другой стороны, он не подойдет лицам, которые хотят передать программу с сохранением титула правообладателя.